廣東省高院判定——兩件“鈴木”商標歸日本SEC株式會社

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     日本SEC會社的兩件”鈴木”商標被合法轉讓給其前北京常駐代表。然而，由于轉讓程序違反SEC會社公司章程及日本國內相關法律，轉讓行為被判無效，兩件“鈴木”商標也被判回歸SEC會社。

     日本SEC電梯株式會社(下稱SEC會社)向法院提起訴訟，訴其前北京常駐代表酒井建國利用職務之便，將原本屬于會社的兩件“鈴木”商標私自轉讓到自己手中，請求法院判令其轉讓行為無效。一審法院經過審理，認為轉讓行為合法有效，沒有支持SEC會社的訴訟請求。廣東省高級人民法院對本案進行審理后，認為雖然轉讓過程合法有效，但其行為本身違反會社本身的公司章程和日本商法規(guī)定，應當認定為無效行為，于是將兩件涉案商標判定為SEC會社所有。 SEC會社起訴 索討兩件“鈴木”中文商標     2006年11月30日，SEC會社向深圳市中級人民法院提起兩起訴訟，控告前北京常駐代表酒井建國利用其控制的SEC會社印章之便，擅自將SEC會社的兩件商標秘密轉讓給自己，屬于自我代理及以合法形式掩蓋非法目的。SEC會社請求法院判令轉讓行為無效，涉案商標應為SEC會社所有，并要求賠償經濟損失20萬元。

    深圳市中院經審理查明：1998年2月，SEC會社在北京成立代表處。同年3月，酒井建國被委派至北京代表處工作。1999年1月，SEC會社委托酒井建國辦理“鈴木”中文文字商標申請注冊手續(xù)，并于2000年7月由國家工商行政管理總局商標局核準授予兩件“鈴木”商標，分別為核定使用商品第7類、第37類，商標證號分別為第148053號、第1406730號。2002年10月，SEC會社北京代表處出具商標轉讓文件，內容為SEC會社在中國注冊的第37類1406730號、第7類1418053號兩項“鈴木”商標全部轉讓給日本籍酒井建國的名義下全權所有。2004年6月，經國家工商總局商標局核準，涉案兩件商標被轉讓到酒井建國名下。

     深圳市中院同時查明：1999年6月，SEC會社在深圳注冊登記全資子公司鈴木電梯(深圳)有限公司(下稱深圳鈴木公司)，由酒井建國擔任總經理。2004年3月，SEC會社將其子公司深圳鈴木公司股權100％轉讓給另一日本公司。并約定對方不得擅自使用"SEC"、“鈴木”商標。同年7月，酒井建國從SEC會社辭職。此前，酒井建國以商標許可人身份與深圳鈴木公司簽訂兩份商標許可合同。

    法院同時查明，2004年11月、2005年2月，SEC會社委托律師分別向深圳鈴木公司及酒井建國發(fā)出警告函，要求對方停止侵犯其第1406730號、第1418053號兩件“鈴木”商標行為；之后又在媒體上刊登公告，聲稱深圳鈴木公司沒有權利使用"SEC"、“鈴木”商標。2006年3月，酒井建國授權深圳鈴木公司就其“鈴木”商標受到侵害時進行訴訟。授權當天，深圳鈴木公司即在江蘇省蘇州市中級人民法院起訴SEC會社及其蘇州合資公司蘇州鈴木電梯有限公司。同年11月，SEC會社也向深圳市中院提起商標權屬訴訟。 一審判決認為商標轉讓行為 合法有效應予認定     深圳市中院認為，本案為商標權屬糾紛，審理的要點是轉讓注冊商標是否系轉讓雙方真實意思的表示或轉讓行為有無違反法律強制性規(guī)定。因為我國法律允許無償轉讓商標權，因此SEC會社以涉案商標沒有支付對價為由主張轉讓無效的理由不能成立。該院同時認為，涉案商標申請注冊和轉讓等文件上均有酒井建國簽字，可以確認轉讓行為由酒井建國經手辦理，轉讓申請書上蓋有“SEC電梯株式會社”方形章，該方形章已經確認其真實性，并為SEC會社所有，應由SEC會社保管并使用，SEC會社主張酒井建國私自加蓋其公章證據(jù)不足。

    于是深圳市中院對上述兩起案件作出一審判決，駁回SEC會社訴訟請求，涉案商標轉讓行為合法有效，應為酒井建國擁有。一審判決后，SEC會社不服判決，向廣東省高院提起上訴。 終審法院判定轉讓行為 違反公司章程規(guī)定應予撤銷     在二審訴訟中，SEC會社向廣東省高院提交了新的證據(jù)，這些證據(jù)包括：SEC會社于2003年8月制定的《SEC電梯株式會社章程》，其中第四章《董事及董事會》第三十一條(表決事項)“下列事項必須經董事會同意后才能實行：……7．公司重大資產的處分與受讓?！弊C明轉讓行為違反SEC會社章程規(guī)定，因此無效。以及法律出版社出版的《日本公司法規(guī)范》中收錄的日本商法，證明日本法律規(guī)定，處分公司重要財產，董事與公司進行利益相反交易應取得董事會同意。對于SEC會社提交的新證據(jù)，廣東省高院通過二審質證，予以認定。同時，酒井建國對SEC會社稱涉案商標的轉讓未經SEC董事會同意也沒有異議。

    廣東省高院認為，涉案商標轉讓于2004年6月核準公告，SEC會社到2006年11月才提起訴訟，根據(jù)我國合同法規(guī)定，即使該商標轉讓合同不是雙方真實意思表示，但也已經超過一年的撤銷期限，上訴理由不能成立。

     該院同時認為，根據(jù)《最高人民法院關于貫徹<民法通則>若干問題的意見》規(guī)定“外國法人以其注冊登記地國家的法律為其本國法，法人的民事行為能力依其本國法確定”。因此，SEC會社未經董事會決議同意，轉讓公司重大財產的問題，應適用日本商法予以規(guī)范。SEC會社與其簽定合同將公司重大資產商標無對價轉讓給酒井建國，違反日本公司法禁止性規(guī)定。同時，根據(jù)我國有關法律規(guī)定，應當認定無效。

     廣東省高院于是作出終審判決：撤銷一審判決，酒井建國受讓兩件涉案商標行為無效，確認兩涉案商標由SEC會社所有。