蕪湖市一家企業(yè)為意大利公司加工燈具配件，貨物的包裝上標(biāo)注著該公司的“Foscarini”商標(biāo)。貨物在蕪湖海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)時(shí)，意外被海關(guān)扣留。蕪湖海關(guān)系根據(jù)美國(guó)多利麥利有限公司在海關(guān)總署備案的“Foscarini”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)而行使扣留權(quán)。無(wú)奈之下，蕪湖企業(yè)主動(dòng)向法院提起確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)糾紛之訴。

　　貼牌燈具配件被海關(guān)扣留

　　2012年11月1日，意大利Varo Srl公司向蕪湖愛(ài)立機(jī)械有限公司(下稱愛(ài)立公司)授權(quán)，按照意大利Foscarini Srl公司的包裝和規(guī)格生產(chǎn)一批標(biāo)有“Foscarini”商標(biāo)的“圈形塑料球”燈具配件，并在包裝上添加“Foscarini”商標(biāo)。該批貨物全部出口境外，不在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通和銷售。

　　2012年12月6日，愛(ài)立公司將這批貨物在蕪湖海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)時(shí)，因貨物包裝上標(biāo)注的“Foscarini”商標(biāo)與其申報(bào)不符合，且無(wú)法提供授權(quán)文件，被蕪湖海關(guān)扣留。

　　蕪湖海關(guān)告知，愛(ài)立公司涉嫌侵犯了美國(guó)多利麥利有限公司所有的9239752號(hào)商標(biāo)權(quán)，其系根據(jù)多利麥利有限公司2012年8月2日在海關(guān)總署備案的“Foscarini”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)而行使扣留權(quán)。

　　愛(ài)立公司了解到，意大利FoscariniSrl公司于1988年開(kāi)始就在歐洲10余個(gè)國(guó)家合法注冊(cè)“Foscarini”商標(biāo)，且早就在中國(guó)國(guó)內(nèi)委托工廠定牌加工出口。而多利麥利有限公司于2012年5月14日才在中國(guó)國(guó)內(nèi)注冊(cè)取得“Foscarini”商標(biāo)權(quán)。

　　愛(ài)立公司認(rèn)為自己的行為并未侵犯多利麥利有限公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，主動(dòng)將多利麥利有限公司訴至蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院，請(qǐng)求判令:確認(rèn)原告未侵犯被告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

　　原告侵犯商標(biāo)專用權(quán)

　　被告多利麥利有限公司在法庭上辯稱：我公司在2011年3月11日向中國(guó)商標(biāo)局提出了“Foscarini”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，并在2012年5 月14日被商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)，有效期至2022年5月13日。為更好保護(hù)商標(biāo)權(quán)，將該商標(biāo)在中國(guó)海關(guān)總署進(jìn)行了商標(biāo)權(quán)海關(guān)備案，因此我公司享有 “Foscari?ni”商標(biāo)的商標(biāo)專用權(quán)。

　　根據(jù)商標(biāo)法第52條，商標(biāo)法實(shí)施條例第3條規(guī)定，在同一種或者類似的商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)就構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，原告蕪湖愛(ài)立公司使用生產(chǎn)加工并出口標(biāo)有“Foscarini”商標(biāo)商品的行為侵犯了被告的商標(biāo)權(quán)。

　　原告蕪湖愛(ài)立公司和國(guó)外委托人的委托合同關(guān)系不成立，且原告在生產(chǎn)加工過(guò)程中未盡到合理的審查注意義務(wù)，具有主觀過(guò)錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵害及賠償損失的民事責(zé)任;根據(jù)眾多國(guó)內(nèi)人民法院認(rèn)定的權(quán)威判例和司法文件均認(rèn)定生產(chǎn)加工出口產(chǎn)品構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　不構(gòu)成侵權(quán) 有條件放行

　　雙方在法庭上圍繞以下焦點(diǎn)問(wèn)題展開(kāi)辯論：

　　意大利Foscarini Srl公司對(duì)“Foscari?ni”商標(biāo)在中國(guó)以外的國(guó)家及世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的注冊(cè)，對(duì)中國(guó)有無(wú)約束力?

　　原告蕪湖愛(ài)立公司在加工的涉案產(chǎn)品上使用涉案商標(biāo)在被海關(guān)扣留后，方取得商標(biāo)權(quán)利人Foscarini Srl公司的授權(quán)，能否否定原告無(wú)侵權(quán)的主觀故意和過(guò)錯(cuò)?

　　原告蕪湖愛(ài)立公司僅在加工的涉案貨物包裝上標(biāo)注“Foscarini”商標(biāo)，并未在其包裝內(nèi)的產(chǎn)品上標(biāo)注“Foscarini”商標(biāo)，涉案產(chǎn)品全部銷往中國(guó)境外，并不在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售，是否還能發(fā)揮識(shí)別商標(biāo)來(lái)源的功能，是否會(huì)造成國(guó)內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)?

　　法庭查明：Foscarini Srl公司于1989年將“Foscarini”注冊(cè)商標(biāo)在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織進(jìn)行注冊(cè)，取得注冊(cè)證書(shū)，核定使用商品為第11類和19類：壁燈、提燈等。 1999年12月22日被美國(guó)專利及商標(biāo)局轉(zhuǎn)讓部門(mén)記錄在冊(cè)。由此可以看出，案外人Fos?carini Srl公司首次使用“Foscarini”商標(biāo)的時(shí)間要遠(yuǎn)早于被告多利麥利有限公司在中國(guó)首次注冊(cè)的2012年5月14日。

　　而位于美國(guó)特拉華州的多利麥利有限公司于2011年1月19日成立，2012年5月14日取得經(jīng)中國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)的“Foscarini”商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)證為第9239752號(hào)，核定使用商品為第11類：白熾燈等。

　　另?yè)?jù)了解，被告多利麥利有限公司在國(guó)內(nèi)注冊(cè)了多個(gè)商標(biāo)，并沒(méi)有進(jìn)行過(guò)真正的生產(chǎn)和加工。

　　法庭認(rèn)為，案外人Foscarini Srl公司首次使用“Foscarini”商標(biāo)的時(shí)間要遠(yuǎn)早于多利麥利有限公司在中國(guó)首次注冊(cè)的2012年5月14日。

　　而原告蕪湖愛(ài)立公司在加工的涉案產(chǎn)品上使用涉案商標(biāo)得到了商標(biāo)權(quán)利人Foscarini Srl公司的合法授權(quán)，原告無(wú)侵權(quán)的主觀故意和過(guò)錯(cuò)。

　　法庭確認(rèn)原告蕪湖愛(ài)立機(jī)械有限公司申報(bào)出口意大利的產(chǎn)品上使用“Foscari?ni”商標(biāo)的行為不構(gòu)成對(duì)被告多利麥利有限公司享有的第9239752號(hào)“Foscarini”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

　　經(jīng)法官主持調(diào)解，雙方當(dāng)事人自愿達(dá)成協(xié)議：被告多利麥利有限公司同意對(duì)原告蕪湖愛(ài)立機(jī)械有限公司出口至意大利的包裝上加有“Foscarini”商標(biāo)的1092件塑料球予以全部放行，并按照海關(guān)要求辦理放行相關(guān)手續(xù)。

　　自協(xié)議簽訂之日起，如原告蕪湖愛(ài)立公司將包裝上加有“Foscarini”商標(biāo)的相關(guān)產(chǎn)品出口至美國(guó)、日本、韓國(guó)，多利麥利有限公司保留向蕪湖海關(guān)申請(qǐng)扣留的權(quán)利。出口至這3個(gè)國(guó)家之外的國(guó)家或地區(qū)，多利麥利有限公司同意放行。

　　多利麥利有限公司自協(xié)議簽訂之日起一個(gè)月之內(nèi)向中國(guó)海關(guān)總署進(jìn)行“Fos?carini”注冊(cè)商標(biāo)備案變更登記相關(guān)事宜，以確保協(xié)議第二條能夠?qū)嶋H履行。蕪湖愛(ài)立公司自行承擔(dān)涉案物品被蕪湖海關(guān)扣留期間的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。

　　貼牌加工企業(yè)提高商標(biāo)意識(shí)

　　據(jù)此案審判長(zhǎng)柴俊介紹，該案主要涉及涉外貼牌加工(又稱涉外定牌加工)，是我省基層法院受理的第一起確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案。貼牌加工一直與商標(biāo)侵權(quán)問(wèn)題緊緊地糾纏在一起。因?yàn)樽?cè)商標(biāo)權(quán)具有地域性的問(wèn)題，國(guó)外注冊(cè)的商標(biāo)在國(guó)內(nèi)不具有商標(biāo)權(quán)，國(guó)外注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)在國(guó)內(nèi)可能是由另外一個(gè)人注冊(cè)的，雖然涉外貼牌加工的國(guó)內(nèi)代工人得到了國(guó)外商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，但是國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人會(huì)認(rèn)為國(guó)外商標(biāo)權(quán)的權(quán)利不能延伸到國(guó)內(nèi)，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的與自己的注冊(cè)商標(biāo)相同商品或者類似商品，屬于侵犯自己的商標(biāo)權(quán)。法院對(duì)這種情況是否認(rèn)定侵權(quán)關(guān)系到各種涉外貼牌加工企業(yè)的生存與發(fā)展。

　　“原告蕪湖愛(ài)立機(jī)械有限公司作為定牌加工的受托方，其在與境外委托方簽訂定牌加工合同時(shí)，未盡到合理審查注意義務(wù)。”柴俊說(shuō)，作為一個(gè)加工貿(mào)易型企業(yè)，應(yīng)該從此次事件中吸取教訓(xùn)，除了今后在接單的時(shí)候應(yīng)該認(rèn)真、仔細(xì)審查國(guó)外委托人有無(wú)注冊(cè)商標(biāo)，以及注冊(cè)商標(biāo)核定商品的范圍，還要求委托人提供官方文件。同時(shí)促進(jìn)其加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，應(yīng)該建立自己的品牌，走獨(dú)立創(chuàng)新的道路。

　　不侵權(quán)之訴

　　知識(shí)產(chǎn)權(quán)確認(rèn)不侵權(quán)之訴是指當(dāng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)義務(wù)人受到來(lái)自權(quán)利人的侵權(quán)警告或其他方式威脅后，在權(quán)利人怠于提起訴訟，使義務(wù)人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為處于一種潛在的訴訟風(fēng)險(xiǎn)或是不穩(wěn)定狀態(tài)下，義務(wù)人主動(dòng)訴請(qǐng)人民法院確認(rèn)自己的行為不構(gòu)成侵權(quán)的訴訟。